Blog

Znak towarowy – od czego zacząć

Rejestracja znaku towarowego przynosi wiele korzyści – w oparciu o znak towarowy buduje się renomę przedsiębiorstwa, rejestracja ułatwia dochodzenie ochrony, a zarejestrowany znak towarowy może być istotnym aktywem firmy, w tym może być przedmiotem np. umowy licencyjnej czy umowy zastawu.

Obserwujemy, że do rejestracji znaków towarowych nie trzeba klientów zachęcać. Sami czują taką potrzebę. Niejednokrotnie okazuje się jednak, że znak towarowy, który klient zamierza zarejestrować jest już „zajęty”. Aby uniknąć konieczności ponoszenia niepotrzebnych kosztów i ryzyka odmowy zarejestrowania znaku, należy zacząć od badania zdolności rejestrowej znaku.

Bardzo często przedsiębiorcy chcą zastrzec jako znak towarowy nazwę swojej firmy – czy to jako znak słowny czy słowno-graficzny. Okazuje się wówczas, że choć klient bez problemu założył spółkę pod daną nazwą, to zastrzeżenie jej jako znaku towarowego może się nie powieść z uwagi na wcześniejsze podobne lub identyczne znaki towarowe. Zdarzają się także przedsiębiorcy, którzy dopiero po latach używania w obrocie niezarejestrowanego znaku towarowego decydują się na jego zgłoszenie. Z naszej praktyki wynika, że nie jest oczywiście wykluczone zarejestrowanie znaku towarowego używanego przez przedsiębiorcę od wielu lat. Niemniej jednak w przypadku gdy przedsiębiorca dopiero po latach decyduje się na zarejestrowanie znaku może okazać się, że są już zarejestrowane lub zgłoszone z wcześniejszym pierwszeństwem podobne lub identyczne znaki towarowe. W skrajnym przypadku nie tylko rejestracja znaku towarowego nie powiedzie się, ale przedsiębiorca może zostać zmuszony do rebrandingu.

Od czego zatem zacząć proces rejestracji znaku towarowego?

Przede wszystkim od sprawdzenia, czy dane oznaczenie w ogóle może być znakiem towarowym. Znakiem towarowym nie mogą być bowiem np. oznaczenia opisowe czy rodzajowe, wprowadzające w błąd, wykorzystujące symbole państwowe czy religijne itp.

Jeżeli znak towarowy jest jednocześnie utworem (np. logo zazwyczaj będzie mogło zostać uznane za utwór) należy zadbać o nabycie do niego autorskich praw majątkowych. Nadal bowiem często się zdarza, że przedsiębiorca zlecił grafikowi czy agencji reklamowej zaprojektowanie logo, zaakceptował je i odebrał oraz zapłacił wynagrodzenie, ale nie zawarł w formie pisemnej umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do logo. Co więcej, umowa powinna także regulować kwestię wykonywania autorskich praw osobistych przez twórcę znaku oraz jego odpowiedzialność w przypadku gdyby okazało się, że projekt logo narusza prawa osób trzecich.

Kolejnym kluczowym krokiem jest badanie baz znaków towarowych. W zależności od tego, w jakiej procedurze i w jakich krajach znak towarowy miałby zostać zarejestrowany, należy zbadać jego dostępność poprzez przeszukanie baz danych np. bazy znaków towarowych Urzędu Patentowego, bazy EUIPO czy bazy WIPO.

Badanie baz znaków towarowych nie polega jedynie na odszukaniu identycznych czy podobnych znaków towarowych do znaku, który zamierzamy zarejestrować, ale na ocenie czy znaki te mogą stanowić przeszkodę w sensie prawnym. Przykładowo: jeżeli został wcześniej zarejestrowany znak identyczny jak nasz znak, ale dla zupełnie innych towarów, które nie są podobne do towarów, dla których miałby zostać zarejestrowany nasz znak towarowy – nie powinien być on przeszkodą do rejestracji naszego znaku, pod warunkiem, że znak wcześniejszy nie jest znakiem renomowanym.

Skuteczne badanie podobieństwa znaków towarowych wymaga znajomości zasad oceny podobieństwa oznaczeń oraz towarów i usług, które zostało wypracowane przez orzecznictwo.

W przypadku stwierdzenia występowania kolizji ze znakami wcześniejszymi, a co za tym idzie ryzyka wniesienia sprzeciwów i odmowy rejestracji znaku, warto rozważyć jego zmianę. Stąd też optymalnym rozwiązaniem jest zgłaszanie znaku towarowego na samy początku rozpoczynania działalności, niekiedy nawet przed jej formalnym rozpoczęciem, tak aby nie narażać się na koszty wymuszonej zmiany znaku w przypadku niemożności jego rejestracji.